PROTEÇÃO DA MARCA NA INTERNET: CONFLITOS E SOLUÇÕES

Prof. Milton Lucídio Leão Barcellos

Lawyer and Licensed Patent and Trademark Attorney partner of Leão Intellectual Property Office. Specialist in International Law at the UFRGS – Federal University of Rio Grande do Sul. Masters in Law at the PUCRS – Catholic University of Rio Grande do Sul (2006). PH.D in Course at the PUCRS – Catholic University of Rio Grande do Sul and Member/Researcher of the Intellectual Property Research Group of the Pos-Graduation Program in Law at PUCRS. Author of the books “O sistema Internacional de patentes” (The international patent system) and “Propriedade Industrial e Constituição” (Industrial Property and Constitution). IP Courses Professor in Brazil

Atualmente, temos acesso a uma grande inovação tecnológica capaz de nos conectar a qualquer parte do mundo: A Internet.

Antigamente, seu uso era restrito ao acadêmico, mas, ao longo do tempo, passou a integrar as relações comerciais de muitas empresas, constituindo um importante meio de divulgação, bem como comercialização de produtos e serviços. Conseqüentemente, tornou-se imprescindível resguardar as marcas e/ou o nome comercial de uma empresa neste novo e revolucionário veículo de comunicação que é a Internet.

Registro A entidade responsável pelo registro de nomes de domínio no Brasil, devidamente amparada e submetida às regras determinadas pelo Comitê Gestor da Internet, é a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo), diferentemente do órgão responsável pelo registro de Marcas e Patentes (INPI). Ocorre que, paralelamente a este novo meio de comunicação e de relações nacionais e internacionais, temos o Sistema de Registro de Marcas, cujo órgão competente é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal, responsável pelo exame dos pedidos de registro de marcas em todo o Brasil, dentre outras funções. Este sistema, devido às décadas em que vem sendo utilizado, já está devidamente amparado e aperfeiçoado através de Atos Normativos, Leis Ordinárias, Tratados e Convenções Internacionais e até mesmo com previsão expressa em nossa Lei Maior (Constituição Federal de 1988). Marcas e Domínios Tendo em vista a novidade do sistema de registro de domínios na Internet, que possui sua força maior expressa apenas através das Resoluções nº 01 e 02 do Comitê Gestor, é claro que muitos problemas e discussões a respeito deste sistema e das suas conseqüências ainda não levantados, sendo que algumas questões tentaremos expor agora.

Começaremos pelo que consideramos ser a diferença mais marcante existente entre Marcas e Domínios que, a princípio, seria um fator determinante para o afastamento destes dois sistemas de registro: Trata-se do fato de que duas ou mais Marcas totalmente iguais em grafia e fonética podem conviver pacificamente, desde que sirvam para distinguir produtos ou serviços completamente distintos e não seja uma delas considerada pelo INPI como marca de alto renome ou notoriamente conhecida. Já no caso de Domínios, esta possibilidade é totalmente inviável, tendo em vista que é impossível existir um Domínio igual a outro na Internet, pois o sistema de registro de domínios não é capaz de permitir a existência de um mesmo domínio para titulares diferentes, como produtos e serviços totalmente diversos. E é aí que surgem os problemas... Exemplificando, uma empresa é detentora da marca "X" no ramo de calçados, devidamente registrada no INPI , enquanto que outra empresa possui a mesma marca "X", também registrada, porém no ramo de produtos alimentícios. Ocorre que, se a primeira fizer o registro de domínio na Internet e, a segunda, quiser fazê-lo posteriormente, essa última não poderá, pois não é possível haver a coexistência de domínios idênticos.

Agora, abstraindo-nos da idéia de que em um conflito ambas as partes tenham legítimo interesse (boa-fé) em possuir determinado domínio na Internet, temos diversas situações em que o sistema de registro de domínios, baseado no princípio adotado do sistema norte-americano "First to file" 1, é utilizado como meio de desviar clientes de determinada empresa concorrente. Isso ocorre da seguinte forma: uma empresa, com transparente má-fé, registra como domínio uma marca pertencente à outra empresa, objetivando, desta forma, auferir vantagem econômica e conseqüente prejuízo daquela que é a real detentora da marca e/ou nome comercial. Mas de que forma haverá esta forma vantagem econômica indevida? Devido a indução do consumidor em erro e confusão, pois, quando este realiza pesquisa sobre a empresa "X" na Internet e acessa o seu endereço eletrônico, o que irá encontrar são os produtos e/ou serviços da empresa "Y"!

Outra possibilidade de lucro ilícito seria através do registro do domínio, feito por um terceiro, correspondente à marca e/ou nome comercial de determinada empresa de médio ou grande porte, para posterior venda à mesma. Ou seja, um terceiro registra a marca da minha empresa como domínio e eu sou obrigado a "comprar" este domínio de volta. E são nestes momentos que estamos diante do indivíduo que age com má-fé para obter vantagem econômica, fazendo com que surjam, posteriormente, complexas lides a serem analisadas pelo Poder Judiciário, sem ainda termos uma perfeita base legal aplicável. Soluções jurídicas Nestes casos entendemos ser perfeitamente possível a caracterização de crime de concorrência desleal na esfera criminal (Lei nº 9.279/96); ação de indenização por perdas e danos, a ser litigada na justiça cível; a utilização do instituto da "propaganda enganosa" (Lei nº 8.078/90) e até mesmo a interposição de medidas cautelares contra a FAPESP, com o intuito de cancelar ou suspender o registro infrator, com a posterior ação ordinária para anulação do registro de Domínio na Internet, com base na preexistência de registro de Marcas no INPI.

Conclusão Atualmente, há confrontos entre a legislação marcária e a precária base legal a respeito do registro de domínios na Internet, sendo que o que vale, presentemente, para assegurar do espaço da(s) marca(s) e/ou nome comercial da empresa na rede mundial, é a antecedência do registro legalmente aceito pela FAPESP, ou seja, quem primeiro registrar o seu domínio terá direito exclusivo ao seu uso no âmbito da Internet.

Isso tem acarretado diversos litígios e originará enormes problemas jurídicos no futuro, tendo em vista que a garantia do nome de domínio está se tornando imprescindível para qualquer empresa proteger-se dentro do espaço cibernético, sendo que a importância dele está se equiparando à relevância das marcas dentro do mercado. Pois, afinal, a violação e o uso indevido de uma marca como domínio na Internet traz efeitos a nível internacional e não apenas local (nacional).