Prof. Milton Lucídio Leão Barcellos


Lawyer and Licensed Patent and Trademark Attorney partner of Leão Intellectual Property Office. Specialist in International Law at the UFRGS – Federal University of Rio Grande do Sul. Masters in Law at the PUCRS – Catholic University of Rio Grande do Sul (2006). PH.D in Course at the PUCRS – Catholic University of Rio Grande do Sul and Member/Researcher of the Intellectual Property Research Group of the Pos-Graduation Program in Law at PUCRS. Author of the books “O sistema Internacional de patentes” (The international patent system) and “Propriedade Industrial e Constituição” (Industrial Property and Constitution). IP Courses Professor in Brazil

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há dúvidas de que a melhor forma do empresário agregar maior valor a sua empresa e evitar a pirataria, protegendo a(s) marca(s) que identifica(m) os seus produtos ou serviços, é através do competente registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Com o registro adquire o seu titular o direito à propriedade e ao uso exclusivo da marca em todo território nacional.

No entanto, a nossa legislação é dotada de mecanismos voltados para coibir a prática de concorrência desleal independentemente da prévia existência de registro da marca junto ao INPI, de modo a desencorajar a concorrência parasitária, onde o esforço e investimentos do empresário leal são valorizados e protegidos.

 

Desta forma, mesmo que a empresa não tenha efetuado o registro da(s) sua(s) marca(s), com base nos investimentos feitos em desenvolvimento, qualidade e divulgação dos produtos ou serviços em determinada área que os tornou conhecidos do público consumidor, está legitimada a agir contra o usurpador da(s) sua(s) marca(s) de fato naquela região específica.

 

Nesse contexto surge a situação em que o concorrente, seja ele leal ou desleal, solicita junto ao INPI o registro de marca idêntica ou semelhante àquela que vem sendo utilizada anteriormente por outra empresa há vários anos, mas que não foi devidamente registrada no INPI (marca de fato), dando origem à possibilidade de invocação do direito de precedência ao registro com base no uso anterior da marca.

 

 

 

 

O direito de precedência ao registro deve ser exercido na oportunidade própria para tanto, ou seja, antes de concedido o registro da marca, de modo que após concedido o registro, em princípio, não teria o detentor da marca de fato possibilidade jurídica de sustentar o seu direito de precedência.

Tal afirmação não pode ser tomada como inabalável, tendo em vista que, dependendo do caso concreto, poder-se-ia, através de uma análise sistemática construtiva dos arts. 124, XXIII c/c art. 129, § 1.º da Lei da Propriedade Industrial argüir o direito de precedência em momento posterior à concessão do registro buscando, no entanto, a nulidade do registro com base em marca pré-existente que o requerente "evidentemente não poderia desconhecer". Poderá dizer-se que estaríamos indo contra o princípio fundamental da atributividade da propriedade do registro, de modo a não se confundir dois institutos distintos:

O direito de precedência ao registro e a nulidade de marca por inobservância do disposto no art. 124, XXIII da LPI. Ressalte-se que o simples fato da lei admitir o uso anterior de marca como fato ensejador de direito de precedência ao registro de marca anteriormente depositada no INPI já retira o caráter puramente atributivo do nosso sistema marcário.

Desta forma, apesar da existência de diversos mecanismos assecuratórios do uso de sinais distintivos e preservação da concorrência leal, o registro da marca no INPI não apenas atribui direitos de uso exclusivo em todo território nacional ao seu titular, mas também agrega maior valor à empresa, incorporando-se no seu ativo imobilizado, configurando-se no melhor e mais eficaz instrumento de combate à pirataria.